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La licencia es un contrato mercantil. Por el contrato de licencia, el titular de un derecho (licenciante) concede a otro (licenciatario) un derecho a explotarlo, a cambio de una cantidad de dinero, que se denomina royalty, o canon.

 

El contrato de licencia y su posible naturaleza real

Se trata de un contrato atípico, del que se ha discutido siempre su posible naturaleza de derecho real, basada en que, una vez registrada la licencia, el derecho es oponible erga omnes. Además faculta al titular registral un derecho en exclusiva para la explotación del derecho.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que no lo es, ya que el licenciatario no dispone de un derecho de ejecución sobre la licencia que le ampare en caso de incumplimiento.

 

La licencia es un contrato consensual

Es decir, como todo contrato mercantil, requiere un acuerdo de voluntades entre las partes. No necesita la entrega de la cosa ni requiere escritura pública.

 

No obstante, es muy frecuente y aconsejable, formalizar el contrato de licencia ante notario.

 

La escritura pública de todas formas será es obligatoria si se pretende inscribir.

 

La licencia es un contrato oneroso

La licencia se concede a cambio de un precio en la inmensa mayoría de los casos, aunque en rigor, no lo precise.

Por ello, aunque no en esencia, en la práctica es un contrato oneroso. El precio se fijará en función del objeto.

 

Por ejemplo, si se trata de explotar una patente, puede hacerse así:

El licenciatario abonará al licenciante un canon consistente en el 20 por ciento neto de la facturación por venta del producto al que se refiere la licencia, una vez deducidos los posibles gastos de transporte y seguro a los compradores.

En el caso de que el volumen de facturación por el producto no alcance la cantidad de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) netos anuales, el canon se reducirá al 10 por ciento.

Cuando se trata de marcas, lo habitual es fijar un precio anual, simplemente.

 

La licencia es un contrato de tracto sucesivo y duradero

Se pacta una duración, y durante su vigencia, el licenciatario abona periódicamente el canon.

Es de aplicación la norma general de los contratos, de tal manera que su duración será la que exprese el contrato.

No obstante, en la práctica es común establecer expresamente la posibilidad de resolver el contrato por la simple voluntad de una de las partes, aunque pactando una penalización si no hubiera causa justa.

 

Es un contrato basado en la confianza

El objeto del contrato (una patente, una marca o un software) tiene una importancia extraordinaria en el mundo mercantil o de los negocios. Lo cesión dependerá de la confianza que merezca la estructura y la solvencia de la empresa licenciataria.

Por ello, en principio no cabe que el licenciatario ceda la licencia a otro, aunque esta cuestión frecuentemente se resuelve por pacto. Así lo regulan los artículos 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y artículo 60 de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

 

La Ley de Marcas, en su artículo 48.3 señala:

  1. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

El artículo 60.6 de la Ley de Protección Jurídica de Diseño Industrial señala:

  1. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

 

Bases de la relación jurídica de licencia

-La relación de confianza

Entre el concedente o licenciador y el licenciado.

-Su naturaleza de contrato atípico

Está íntimamente vinculado con las marcas comerciales. A él se refiere la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

 

A este respecto, es importante, entre otros, el artículo 48 de esta norma.

 

El precepto regula la licencia. En concreto señala:

¿Qué puede ser objeto de licencia?

Párrafo 1 del artículo 48.

-Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias. En concreto sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada.

-Además para todo o parte del territorio español.

-Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

 

Sobre el contrato de licencia y el ejercicio de sus derechos

Párrafo 2 del artículo 48. Señala que los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud

-podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia

-ya sean cuestiones relativas a

-su duración

-a la forma protegida por el registro

-a la naturaleza de los productos o servicios

-al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

 

Cesión de la licencia

Párrafo 3, del artículo 48. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias. A no ser que se hubiere convenido lo contrario.

 

Derechos del titular de la licencia

Párrafo 4, del artículo 28. Establece que salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro.

Ello incluye las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

 

Exlusividad o no de la licencia

Párrafo 5, del artículo 28. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva. Por ello que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

 

Además el párrafo 6, del artículo 28 regula la licencia en exclusiva. En esos casos el licenciante solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

 

También se refieren a la licencia las siguientes normas:

-la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (artículos 75 y 76).

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (artículos 59 y 60).

Normas que no regulan el contrato de licencia, sino las condiciones de cesión.

 

La licencia de marcas tiene, en la práctica, algunas cuestiones recurrentes

-Debe acordarse si se cede en exclusiva. O si el licenciante se reserva el derecho de conceder varias licencias.

-También es importante la cuestión de la extensión geográfica de la licencia.

En determinados casos, una empresa explota la marca en exclusiva mundial.

Es muy habitual que se licencie solo para un territorio determinado. Esto vendrá, en muchas ocasiones, determinado por la deslocalización de las acciones de marketing, dependiendo del mercado o, simplemente, por la penetración que tenga el licenciatario.

 

La empresa licenciante puede practicar una estrategia de marca múltiple

Es decir que tenga productos en el mercado con distintas marcas. Esto ocurre en el caso de Mercedes y Smart, por ejemplo.

Deberá especificarse cuidadosamente, al definir el objeto del contrato, a cuáles se extiende la licencia.

El objeto del contrato es el uso y la explotación de las siguientes marcas, correspondientes todas ellas a fragancias fabricadas por la licenciante, sobre las que declara que tiene pleno derecho y que es su titular legítimo:

» Desert Nights (especificaciones, si procede: registro, i. e.)

» YW (Idem).

» Dímelo (Idem).

 

En ningún caso la licencia se extenderá a otros productos de la gama del licenciante, circunstancia esta que el licenciatario declara expresamente conocer y aceptar.

Cualquier vulneración de esta cláusula facultará al licenciante para resolver inmediatamente el contrato, sin necesidad de notificación previa alguna, y para exigir los daños y perjuicios causados por el uso indebido de sus marcas, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

 

También son imprescindibles las cláusulas de confidencialidad

Ya que las partes se intercambian información que puede afectar a sus estrategias competitivas.

 

Un contrato muy habitual actualmente es el contrato de licencia de uso de software

Se trata de un contrato atípico, que otorga amplias posibilidades de negociación al amparo de la autonomía de la voluntad. Ello en relación con un objeto especial que es un programa informático normalmente diseñado y creado por la empresa licenciante, cediendo su uso a la licenciataria.

 

 

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